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美國(guó)商標(biāo)專(zhuān)利局設(shè)新規(guī)嚴(yán)審中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)

近年來(lái)，中國(guó)在美國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)激增。從2014年的5161個(gè)申請(qǐng)躍升至2018年54064個(gè)申請(qǐng)。年申請(qǐng)量在四年間翻了10倍。這在很大程度上是中國(guó)跨境電商的飛速發(fā)展導(dǎo)致的。

美國(guó)商標(biāo)律師感嘆:“從未見(jiàn)如此大的申請(qǐng)量。”申請(qǐng)量的猛增也帶來(lái)一些合規(guī)上的水土不服。如信息準(zhǔn)確性，實(shí)際使用證據(jù)不足或涉嫌造假，單個(gè)樣本反復(fù)貼標(biāo)等問(wèn)題，代理機(jī)構(gòu)非法出售商標(biāo)等。

針對(duì)這種情況，美國(guó)商標(biāo)專(zhuān)利局在今年8月3日發(fā)布了新規(guī)，要求商標(biāo)申請(qǐng)必須由美國(guó)執(zhí)照律師代理，改變了過(guò)去幾十年商標(biāo)可以由外國(guó)非律師代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的規(guī)定。

另外，也加強(qiáng)了審計(jì)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理，用專(zhuān)業(yè)IT人員和技術(shù)甄別假樣本和單個(gè)樣本反復(fù)貼標(biāo)的行為。

以下是8月3日新規(guī)發(fā)布前商標(biāo)委員Mary Boney Denison在美國(guó)眾議院的發(fā)言。希望能幫助中國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)人及代理機(jī)構(gòu)了解政策的背景和趨勢(shì)。

商標(biāo)委員Mary Boney Denison在美國(guó)眾議院法院小組委員會(huì)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和互聯(lián)網(wǎng)司法委員會(huì)上的發(fā)言(節(jié)選)

一、簡(jiǎn)介

美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局(USPTO)將繼續(xù)努力加強(qiáng)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的準(zhǔn)確性和完整性，確保美國(guó)的商標(biāo)體系仍然是全球標(biāo)準(zhǔn)。

商標(biāo)的不正當(dāng)申請(qǐng)和惡意注冊(cè)日漸增多，令人非常擔(dān)憂。我很榮幸今天能與您一起分享USPTO為解決這些問(wèn)題所做的工作。

二、不正當(dāng)申請(qǐng)和惡意行為

商標(biāo)和品牌保護(hù)對(duì)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和創(chuàng)造就業(yè)至關(guān)重要。USPTO與商標(biāo)相關(guān)的主要使命是注冊(cè)符合美國(guó)商標(biāo)法要求的商標(biāo)。

美國(guó)商標(biāo)權(quán)的使用取決于商標(biāo)在商業(yè)中的使用，除了有限的例外情況外，美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定申請(qǐng)人需證明在美商業(yè)使用其商標(biāo)。

不幸的是，近年來(lái)，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局的申請(qǐng)人數(shù)量大幅增加，他們沒(méi)有履行其法律和道德義務(wù)準(zhǔn)確而誠(chéng)實(shí)地提交申請(qǐng)，特別是在使用該商標(biāo)的主張方面。

USPTO越來(lái)越多地收到涉及虛假或不準(zhǔn)確使用聲明的商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)維護(hù)文件，以及提交假冒或數(shù)字修改的樣品，這些樣品實(shí)際上并未在法律要求的正常貿(mào)易過(guò)程中在美國(guó)商業(yè)中使用該商標(biāo)。

此類(lèi)的問(wèn)題申請(qǐng)很多可能是經(jīng)由國(guó)外的代理機(jī)構(gòu)或個(gè)人來(lái)進(jìn)行。這些代理機(jī)構(gòu)或個(gè)人并非美國(guó)注冊(cè)律師，所以不應(yīng)該代理USPTO的商標(biāo)申請(qǐng)。

與此同時(shí)，USPTO也在電子數(shù)據(jù)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多未經(jīng)授權(quán)的通信地址變更，欺詐性同意書(shū)和所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

USPTO現(xiàn)在非常關(guān)注惡意注冊(cè)，無(wú)論注冊(cè)人是誰(shuí)。雖然一些不準(zhǔn)確的或可能涉及欺詐的商標(biāo)文件來(lái)自美國(guó)國(guó)內(nèi)，但是其中大量的，并且越來(lái)越多的欺詐文件來(lái)自中國(guó)大陸。通常情況下，這些來(lái)自中國(guó)大陸的申請(qǐng)人由未經(jīng)授權(quán)的中國(guó)機(jī)構(gòu)代理，這些機(jī)構(gòu)也在逃避USPTO的處罰。

中國(guó)在USPTO提交的商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量方面領(lǐng)先所有國(guó)家，占申請(qǐng)總量的11%，第二高的外國(guó)申請(qǐng)人是加拿大，占申請(qǐng)量的2%。在無(wú)律師代理商標(biāo)申請(qǐng)的統(tǒng)計(jì)中，中國(guó)還在其他國(guó)家中以80%的比例領(lǐng)先，德國(guó)排在第二位，其中51%的申請(qǐng)是專(zhuān)利申請(qǐng)。

此外，自2014年以來(lái)，來(lái)自中國(guó)的申請(qǐng)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，從2014財(cái)年的約5,161份申請(qǐng)?jiān)黾又?018財(cái)年的約54,064件。申請(qǐng)量的大幅增加與不準(zhǔn)確和欺詐性使用聲明的增加相吻合，這可能會(huì)破壞可靠性商標(biāo)注冊(cè)。USPTO將繼續(xù)打擊可能破壞商標(biāo)注冊(cè)可靠性的不準(zhǔn)確和欺詐性使用聲明。

三、美國(guó)商標(biāo)局遏制濫用行為

美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局正在積極利用其現(xiàn)有的法定權(quán)力，從多個(gè)角度解決問(wèn)題，并在其現(xiàn)有法定權(quán)力的范圍內(nèi)開(kāi)展工作。

1. 采取的措施

USPTO正在投入大量資源來(lái)實(shí)施旨在打擊不當(dāng)申請(qǐng)和不正確使用聲明的措施，這些措施包括以下內(nèi)容：

1）要求外國(guó)注冊(cè)的申請(qǐng)人由美國(guó)律師代理

本月早些時(shí)候，在考慮公眾對(duì)擬議規(guī)則的評(píng)論后，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局公布了最終規(guī)則，要求外國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人和注冊(cè)人由美國(guó)律師代理(84 FR 31498; 2019年7月2日)。根據(jù)最終規(guī)定，該規(guī)則于2019年8月3日生效，“商標(biāo)實(shí)施規(guī)則”將要求外國(guó)住所的申請(qǐng)人，注冊(cè)人和商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)(TTAB)爭(zhēng)議當(dāng)事人由美國(guó)執(zhí)業(yè)律師代理他們參與與USPTO相關(guān)的任何商標(biāo)事宜。要求當(dāng)?shù)芈蓭煷硗鈬?guó)申請(qǐng)人進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)是包括中國(guó)在內(nèi)的許多國(guó)家實(shí)施多年的共同要求，USPTO認(rèn)為由美國(guó)律師代理外國(guó)申請(qǐng)人能夠提高商標(biāo)申請(qǐng)的準(zhǔn)確性，并且能降低外國(guó)律師或代理人進(jìn)行未授權(quán)的法律行為的發(fā)生率。此外商標(biāo)局已經(jīng)發(fā)布命令，禁止一些明顯濫用美國(guó)法律申請(qǐng)商標(biāo)的中國(guó)個(gè)人從事USTPO商標(biāo)事宜。

2）建立特別工作組

今年早些時(shí)候，USPTO在商標(biāo)運(yùn)營(yíng)部門(mén)內(nèi)設(shè)立了一個(gè)特別工作組，專(zhuān)門(mén)審查與商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)相關(guān)的不當(dāng)行為。該工作組正在進(jìn)行中，由具有審查和IT專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員組成，他們查出不正當(dāng)行為，并評(píng)估適當(dāng)行動(dòng)以作出回應(yīng)。工作組的目標(biāo)包括制定和實(shí)施政策、程序和技術(shù)解決方案，以有效地處理假的樣品、虛假使用聲明、未經(jīng)授權(quán)的商標(biāo)提交、以及其他各種試圖打擦邊球的行為。

3）審查注冊(cè)后的維護(hù)文件

今年，USPTO將隨機(jī)審查商標(biāo)的數(shù)量翻了一番，達(dá)到了每年5000個(gè)，并且增加了審計(jì)員的人數(shù)。2012年，USPTO實(shí)施了使用證明審核計(jì)劃。通過(guò)該計(jì)劃，USPTO審核注冊(cè)人在其注冊(cè)后使用聲明的準(zhǔn)確性，該文件必須在注冊(cè)后第五年和第六年之間以及每10年進(jìn)行一次。一旦被隨機(jī)選擇進(jìn)行審核，所有者必須提交證明該商標(biāo)用于注冊(cè)中的其他商品和服務(wù)。未使用的商標(biāo)經(jīng)審核可能會(huì)被取消，或者可能會(huì)從注冊(cè)中刪除不受支持的商品和服務(wù)。到目前為止，超過(guò)50%的被審計(jì)商標(biāo)被迫刪除一些商品或整個(gè)商標(biāo)被刪除，因?yàn)樽?cè)人無(wú)法提供這些商品或服務(wù)的使用證明。

4）更新審查指導(dǎo)，并在缺乏商業(yè)使用證據(jù)的情況下不予注冊(cè)

USPTO將繼續(xù)為審查員提供多種培訓(xùn)課程，內(nèi)容主要涉及如何鑒別電子創(chuàng)建的樣品，或者電子改變的樣品。過(guò)去，當(dāng)樣品不能被完全認(rèn)定商業(yè)使用的情況下，USPTO只要求申請(qǐng)人提交替代樣本，然而，現(xiàn)在審查員會(huì)在這種情況下拒絕申請(qǐng)，并要求提供關(guān)于商標(biāo)在商業(yè)中使用的更多信息和證據(jù)。上周，USPTO發(fā)布了審查指南03-19，“商業(yè)使用樣品審查：數(shù)字化創(chuàng)建或者更改樣本”，USPTO計(jì)劃在下次更新時(shí)將其納入“審查程序商標(biāo)手冊(cè)”。該指南鏈接：

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam%20Guide%2003-19.pdf.

5）試點(diǎn)計(jì)劃：允許第三方提供審查證據(jù)，加快各方之間的非使用審查

USPTO建立了一個(gè)樣本異議郵箱，允許第三方向USPTO提交證據(jù)，證明在待審申請(qǐng)中提交的特定樣本是以電子方式創(chuàng)建或更改的。的第三方通過(guò)樣本異議程序提交的證據(jù)有助于檢測(cè)和檢查假樣本。USPTO還在探索其他方式，以便盡快從商標(biāo)注冊(cè)簿中刪除未使用商標(biāo)的注冊(cè)，包括2018年TTAB試點(diǎn)計(jì)劃，以加快解決涉及不使用或放棄注冊(cè)商標(biāo)的撤銷(xiāo)程序。

2. 額外努力

1）建立樣本數(shù)據(jù)庫(kù)

USPTO正在使用IT方法來(lái)解決問(wèn)題，比如，在提交申請(qǐng)時(shí)標(biāo)記潛在的不當(dāng)申請(qǐng)，并建立一個(gè)樣本數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)搜索律師來(lái)檢索不同申請(qǐng)人提交的不同商標(biāo)，查找他們使用的樣本是否相同。

2）修改有關(guān)樣本規(guī)定

USPTO計(jì)劃依據(jù)使用樣本的先例判例法，通過(guò)設(shè)定電子提交標(biāo)準(zhǔn)來(lái)修改關(guān)于使用樣本的商標(biāo)規(guī)則，包括要求網(wǎng)頁(yè)顯示URL和打印日期。修正案將要求商標(biāo)要放在商品、商品容器、包裝、或貼在商品的標(biāo)簽上。

3）提出準(zhǔn)確性的激勵(lì)措施

USPTO正在考慮為注冊(cè)人創(chuàng)建激勵(lì)措施，以確保注冊(cè)商標(biāo)和使用時(shí)一致。例如，USPTO不會(huì)對(duì)未經(jīng)審計(jì)主動(dòng)提出刪除未使用商品或服務(wù)項(xiàng)目的請(qǐng)求收費(fèi)。但是，如果注冊(cè)人是在審計(jì)后(發(fā)現(xiàn)不合規(guī))而被動(dòng)提出刪除未使用商品或服務(wù)項(xiàng)目的請(qǐng)求， USPTO準(zhǔn)備進(jìn)行收費(fèi)。

4）對(duì)“商業(yè)用途”的含義做更多的普及教育

USPTO 的統(tǒng)計(jì)表明，“注冊(cè)后使用證明審計(jì)計(jì)劃”中79%的注冊(cè)人有律師代理，其中52%的注冊(cè)商標(biāo)被要求刪除它們之前聲稱(chēng)的已經(jīng)使用的商品或服務(wù)。這項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，不僅是申請(qǐng)人不清楚法律規(guī)定，一些律師也不清楚這些規(guī)定。在極度惡劣的情節(jié)下，USPTO可能會(huì)將律師轉(zhuǎn)到登記和紀(jì)律辦公室，調(diào)查其不當(dāng)行為。為了使商標(biāo)申請(qǐng)者或所有人更了解美國(guó)的商標(biāo)規(guī)則，我們將開(kāi)發(fā)教育材料，并將材料發(fā)到我們的網(wǎng)站上。

5）要求登錄使用我們的商標(biāo)申請(qǐng)系統(tǒng)和其他IT增強(qiáng)功能

USPTO開(kāi)放的商標(biāo)電子訪問(wèn)系統(tǒng)旨在鼓勵(lì)人們申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，但是同樣此系統(tǒng)也成了不良行為者濫用的工具。到2019年底，我們希望能夠通過(guò)以下方式解決這個(gè)問(wèn)題：(1)增強(qiáng)我們的電子系統(tǒng)，用防火墻保護(hù)電子表格;(2)要求用戶(hù)擁有MyUSPTO.gov帳戶(hù)并登錄檔案通過(guò)TEAS形成表格。

四、中國(guó)小組

USPTO政策和國(guó)際事務(wù)委員會(huì)設(shè)有處理中國(guó)事務(wù)的小組，包括在中國(guó)三個(gè)城市的美國(guó)大使館或美國(guó)領(lǐng)事館設(shè)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)絡(luò)處。中國(guó)小組的工作在于協(xié)助實(shí)施美國(guó)的商標(biāo)法。小組也聯(lián)系設(shè)在中國(guó)的電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商以提出問(wèn)題。