1. 注冊
2. 全球注冊
3. 商標(biāo)注冊
4. 美國商標(biāo)注冊
5. 當(dāng)前位置

美國跨境電商遭遇知識產(chǎn)權(quán)訴訟？主動防范是正道！

盡管目前中美貿(mào)易摩擦形勢尚未緩和，仍有大量中國企業(yè)追逐著跨境電商的大潮，將產(chǎn)品投放到美國市場及國際市場，擴(kuò)大自己的商業(yè)版圖。

在國內(nèi)電商領(lǐng)域，眾多賣家的法律意識尤其是知識產(chǎn)權(quán)意識相對薄弱，電商平臺上時常出現(xiàn)商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的現(xiàn)象，且因訴訟成本較高，權(quán)利人尤其是中小型企業(yè)較少提起侵權(quán)訴訟，侵權(quán)人可能繼續(xù)制造、銷售相關(guān)商品，因此，整個國內(nèi)電商領(lǐng)域?qū)χR產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視程度是相對較低的。

美國市場的情形卻截然不同。美國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識很強(qiáng)，近年來，中國電商遇到商標(biāo)侵權(quán)、專利侵權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)訴訟的幾率非常高。

然而，中國企業(yè)對美國的訴訟程序不熟悉，加之跨境訴訟的金錢成本和時間成本高，多數(shù)企業(yè)尤其是中小型企業(yè)在遭遇美國企業(yè)提起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟時，抱著僥幸心理“躲起來”不應(yīng)訴。

針對中國電商近幾年來頻頻在美國遭遇商標(biāo)侵權(quán)、專利侵權(quán)等訴訟的被動局面，我們給出如下幾點建議：

首先，中國電商應(yīng)當(dāng)提高商標(biāo)、版權(quán)、專利和商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，在爭議發(fā)生之前做好防范措施。

針對商標(biāo)、版權(quán)、專利和商業(yè)秘密，不同的權(quán)利類型有不同的保護(hù)方式，每種保護(hù)方式具有不同的保護(hù)范圍，各自存在優(yōu)劣勢。

就商標(biāo)而言，雖然市場上確實存在一些依靠“山寨”獲利的企業(yè)，但是很多跨境電商并無侵犯商標(biāo)權(quán)的惡意，而是由于自身缺乏商標(biāo)保護(hù)意識，將產(chǎn)品銷售到國外卻未及時辦理商標(biāo)注冊，極易遭遇商標(biāo)被搶先注冊的情形，或被訴商標(biāo)侵權(quán)而需支付巨額賠償。

從經(jīng)濟(jì)角度考慮，在訴訟中，企業(yè)可能要支付高額費用以獲得商標(biāo)使用權(quán)以及因訴訟被凍結(jié)賬戶等等，但是若企業(yè)具有前瞻性，提前注冊商標(biāo)，注冊成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于訴訟成本；

從自身名譽(yù)及長遠(yuǎn)發(fā)展來看，企業(yè)一旦在平臺遭到投訴或被起訴侵權(quán)，很可能因此失去國際市場。

近年來，亞馬遜、阿里巴巴國際站、速賣通、WISH等平臺對于品牌備案和商標(biāo)侵權(quán)方面的制定了較為詳細(xì)嚴(yán)格的規(guī)則，防止跟賣或商標(biāo)侵權(quán)。

因此，跨境電商所面臨的市場形勢亦要求其做好商標(biāo)注冊工作，從而盡可能避免在電子商務(wù)平臺銷售過程中的侵權(quán)糾紛。

國際企業(yè)之間的競爭已從商品競爭轉(zhuǎn)入品牌較量，而商標(biāo)注冊是提升品牌信譽(yù)和獲得法律保障的最佳方式。

商標(biāo)不僅代表著商品或服務(wù)的品質(zhì)、是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，更是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)受到侵害時的有力武器。

已經(jīng)在國內(nèi)形成較高知名度的品牌或者即將投入美國市場的品牌，更應(yīng)特別注意美國商標(biāo)注冊和保護(hù)的相關(guān)事宜。我們建議跨境電商進(jìn)行國際知識產(chǎn)權(quán)布局。

其中，中國企業(yè)/個人申請美國商標(biāo)注冊的主要途徑有兩個：

一是根據(jù)《美國商標(biāo)法》（亦稱《蘭哈姆法》，Lanham Act）的規(guī)定，直接向美國專利商標(biāo)局（The United StatesPatent and Trademark Office，簡稱“USPTO”）申請注冊，

二是根據(jù)《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》(簡稱《馬德里議定書》)的規(guī)定，申請馬德里商標(biāo)國際注冊并將商標(biāo)有效地延伸至美國。

在實際申請過程中，通過申請馬德里商標(biāo)國際注冊并將商標(biāo)有效地延伸至美國時，申請人時常會收到USPTO發(fā)出的審查意見書。

這是因為美國在加入馬德里聯(lián)盟時，對《馬德里議定書》的某些條款做了保留或聲明，因此，選擇通過《馬德里協(xié)定書》申請美國商標(biāo)時，大多數(shù)情況下申請人還是需要雇傭美國律師回應(yīng)商標(biāo)局的質(zhì)疑或其他行動。

綜合考慮申請費用和申請流程，我們認(rèn)為，通過律師直接向美國專利商標(biāo)局申請注冊美國聯(lián)邦商標(biāo)更具優(yōu)勢。

此外，美國時間2019年7月2日， USPTO宣布新規(guī)，自2019年8月3日起，要求居住在美國境外的商標(biāo)申請人、注冊人以及商標(biāo)復(fù)審和上訴委員會程序(TTAB)中的有關(guān)各方應(yīng)聘用一名在美國擁有執(zhí)業(yè)資格的商標(biāo)律師。

通過專業(yè)商標(biāo)律師申請美國聯(lián)邦商標(biāo)，費用合理，且大大減輕了企業(yè)的工作負(fù)擔(dān)。

其次，若已經(jīng)產(chǎn)生訴訟，建議中國電商積極應(yīng)訴，不要抱著僥幸心理“躲避”訴訟。如果法院進(jìn)行缺席審判，原告勝訴后，其依據(jù)判決書可以申請各個電商平臺先行終止中國被告電商的銷售，并要求電商平臺對被告電商的賬戶予以凍結(jié)。

如果中國電商認(rèn)為自己沒有得到有效送達(dá)，要求美國法院撤銷判決，不僅面臨較小的撤銷判決的可能性（通過前述案例分析可見美國對電子郵件送達(dá)的態(tài)度），還將為冗長復(fù)雜的訴訟流程付出更多的訴訟成本，承擔(dān)更多實際經(jīng)濟(jì)損失。

我們認(rèn)為前述成本和損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過積極應(yīng)訴及提出商標(biāo)異議進(jìn)行自我保護(hù)所付出的成本。

此外，若被告應(yīng)訴，依據(jù)手中的有利證據(jù)還可反訴原告惡意訴訟等，積極維護(hù)自身權(quán)益。

此外，我們鼓勵中國電商，在獲悉被起訴后，盡快聯(lián)絡(luò)其他被告，合力應(yīng)訴，一方面可以分?jǐn)傇V訟成本，另一方面可以整合各個被告的資源（例如收集大量證據(jù)理清案件事實），從而充分挖掘原告訴訟策略中存在的瑕疵，增加抗辯成功的概率，或者獲取更有利的談判地位等。

最后，拋開商標(biāo)侵權(quán)訴訟的最終判決結(jié)果不談，目前從大量案例可見，美國原告在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中往往會申請兩個非常重要的訴前禁制令，一為“臨時禁止令”(TRO，即Temporary Restraining Order)，二為“初步禁止令”(Preliminary Injunction Order)，這兩個禁令足以對海外商家造成極大打擊。

臨時禁止令的時效非常短，法院可以采取凍結(jié)店鋪等手段，而且，從權(quán)利人起訴到下發(fā)臨時禁止令，法院不會通知商家任何信息，以免被告商家作出下架涉案假冒產(chǎn)品、轉(zhuǎn)移其在電商平臺的資金等行為。

法院下發(fā)臨時禁止令后不久，會隨即下發(fā)初步禁止令，其下發(fā)條件基本和審判后作出的永久禁止令相同，要求申請人必須表明

（1）有勝訴的現(xiàn)實可能性;

（2）若不給予禁令將會造成難以彌補(bǔ)的損害;

（3）申請人與被告可能遭受的損害的權(quán)衡;

（4）給予禁令有利于公共利益。

因此，一旦法院下發(fā)初步禁止令，從案件事實上來看被告很可能敗訴，在此情況下若消極躲避訴訟，一是原告可能申請延長禁止令，二是最終導(dǎo)致針對商戶的缺席判決。

知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)，包括商標(biāo)侵權(quán)、專利侵權(quán)、侵犯商業(yè)秘密等，而商標(biāo)侵權(quán)和專利侵權(quán)則是跨境電商的高危區(qū)域。

一方面，目前電商平臺管控嚴(yán)格，收到投訴后可能采取凍結(jié)賬戶等措施；另一方面，涉及侵權(quán)訴訟后，嚴(yán)格的禁令措施會大大打擊商家的商譽(yù)和經(jīng)營能力。

中國企業(yè)若想在國際電商平臺上長久地占有一席之地，必須建立其品牌意識，打造自己的知識產(chǎn)權(quán)布局，提前注冊商標(biāo)以防范未來的商標(biāo)糾紛。

在經(jīng)營過程中，加大對自身產(chǎn)品的自查和審核力度，及時下架存在侵權(quán)隱患的產(chǎn)品。若侵權(quán)糾紛發(fā)生，建議尋求專業(yè)律師幫助，積極應(yīng)訴或與對方協(xié)商和解，主動維護(hù)自身權(quán)益。